En ovanlig begäran om förhandsavgörande i patentintrångsmål – kan, eller kan inte, svaranden forumshoppa?

Den svenska patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har ställts inför en komplex jurisdiktionsfråga som kan få stor betydelse i patentmål med jurisdiktionsöverskridande moment. Att svenska domstolar har jurisdiktion att pröva patentintrång begångna i andra EU-länder av företag med hemvist i Sverige vet vi eftersom detta framgår tydligt av Bryssel Ia-förordningen. Frågan som nu är på bordet är om den etablerade jurisdiktionen försvinner om intrångsgöraren påstår att de utländska patenten är ogiltiga. Svaret på frågan har visat sig så ovisst att PMÖD beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen – någonting som är mycket ovanligt.

Bryssel Ia-förordningen är den EU-rättsakt som används för att uttolka vilken domstol som har jurisdiktion att avgöra en viss rättsfråga. Huvudregeln följer av art. 4.1 som ger uttryck för den så kallade domicil-principen, det vill säga att en talan som huvudregel ska väckas i landet där svaranden har hemvist. Huvudregeln gäller även för  mål om patentintrång.  Ett undantag till huvudregel stipuleras i art. 24.4 i samma förordning, vilken anger att oberoende av var parterna har sin hemvist, ska domstolarna i den medlemsstat där ett patent har registrerats har exklusiv behörighet att pröva en talan som avser registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om talan förs som ett käromål eller ett svaromål.

I det aktuella målet har Bosch Siemens Hausgeräte GmbH (”BSH”), som företräds av Magnus Dahlman och Therese Grennard, ansökt om stämning mot AB Electrolux i anledning av ett patentintrång. Eftersom Electrolux har hemvist i Sverige har BSH stämt Electrolux vid svenska Patent- och marknadsdomstolen. BSH har yrkat att Electrolux ska förbjudas att använda uppfinningen i, förutom Sverige, samtliga stater där Europapatentet har validerats, vilket innefattar bland annat Tyskland, Italien, Frankrike och Österrike. Jurisdiktion föreligger i enlighet med domicil-principen varför BSH ägt rätt att väcka en sådan talan i svensk domstol.

Electrolux har dock under målets gång invänt att både det svenska och de utländska patenten är ogiltiga och yrkade att den svenska domstolen skulle avvisa talan såvitt den avser de utländska patenten. Argumentet för detta är att Electrolux, genom att göra en invändning om att t.ex. de italienska och franska patenten är ogiltiga, har aktiverat undantagsregeln i artikel 24.4 i Bryssel Ia-förordningen. Electrolux argumenterar att frågan om ett patents giltighet är helt avgörande för frågan om ett intrång har begåtts i detsamma varför man inte kan sära på intrångsfrågan och ogiltighetsfrågan i ett sådant läge.  Electrolux argumenterar därför att även intrångsmålet ska bedömas avse giltigheten av ett patent och att svenska domstolar därmed sakna behörighet att pröva intrångsfrågan.

BSH har å andra sidan argumenterat för att den svenska domstolen alltjämt är behörig att pröva intrångsfrågan eftersom talan är väckt som en ren intrångstalan, vilken endast avser intrång och att ett intrångsmål är skilt från ett ogiltighetsmål – art. 24.4 tar sikte på talan som avser ogiltighet. BSH har även anfört att den svenska domstolen redan konstaterat sig behörig när talan väcktes och att en etablerad behörighet inte kan ryckas genom att svaranden blankt påstår att ett patent är ogiltigt, allra helst inte när svaranden inte ens väckt talan därom i behörig domstol. BSH har även pekat på den rättsförlust rättighetsinnehavaren kan åsamkas, särskilt var gäller preskriptionstid i förhållande till skadeståndsanspråk, om svaranden ensidigt kan undanröja en domstols behörighet närsomhelst under processens gång genom ett påstående om ogiltighet utan att Bryssel Ia-förordningen erbjuder en möjlighet att då flytta processen till annan domstol som senare bedöms vara exklusivt behörig.

Den huvudsakliga frågan som PMÖD skickat till EU-domstolen är om situationen ska avgöras med hjälp av huvudregeln i art 4.1 Bryssel 1-förordningen, vilket skulle innebära att svensk domstol har rätt att pröva intrångsfrågan såvitt gäller även de utländska patenten (men givetvis inte patentens giltighet i dessa länder), eller med undantagsregeln i art 24.4 Bryssel Ia-förordningen. Om art. 24.4 skulle bedömas vara tillämplig och träffa i en sådan situation som är förhanden i intrångsmålet skulle detta innebära att svensk domstol förlorar behörighet att pröva intrångsfrågan när svaranden inom ramen för intrångsmålet invänder att de utländska patenten är ogiltiga.

EU-rätten ska i huvudsak tolkas autonomt och ha samma innehåll i förhållande till samtliga medlemsstater. Detta ändrar dock inte faktumet att de nationella rättssystemen ser olika ut, varför en enhetlig regel med autonom tolkning kan komma att få olika utslag beroende på hur det nationella rättssystemet är utformat. En särskild fråga i sammanhanget är  vilken effekt art. 24.4 får i det enskilda fallet och hur dess förmaning aktualiseras i ett nationellt rättssystem som bygger på ett tudelat patentsystem där intrångsmål och ogiltighetsmål är två separata mål, istället för ett och samma såsom är fallet i många jurisdiktioner.

En annan central fråga är vilken effekt art. 24.4 får i det enskilda, nationella rättssystemet som också präglas av nationell processrätt. Enligt 61 § andra stycket i den svenska patentlagen kräver en invändning om ett patents ogiltighet att en talan väcks om detta – annars kan inte invändningen prövas överhuvudtaget. I den förevarande situationen har Electrolux inte väckt talan om ogiltighet i förhållande till något av de utländska patenten, vilket innebär att ur ett svenskt perspektiv är domstolen som handlägger intrångsmålen då förhindrad att såväl beakta som pröva invändningarna om ogiltighet. Den andra frågan som PMÖD skickat till Europadomstolen tar sikte på just denna regel i den svenska patentlagen och huruvida kravet på att väcka ogiltighetstalan för att kunna pröva ogiltighetsinvändning i kombination med att Electrolux inte väckt sådan ogiltighetstalan i respektive behörig domstol, har någon betydelse för huruvida jurisdiktionsfrågan i målet ska lösas med huvudregeln eller undantagsregeln.

Slutligen har PMÖD även ställt en tredje vilket beror på att en av de stater där Europapatentet validerats inte är ett medlemsland i EU, nämligen Turkiet. Även i förhållande till det landet önskar PMÖD vägledning kring frågan om svensk domstols behörighet i den uppkomna situationen.

Till dags dato är det framförallt EU-domstolens avgörande GAT v. LuK som berört frågan om hur art.24.4 ska tolkas, och huruvida den exklusiva behörigheten aktualiseras, i en situation där en part lyft in en ogiltighetinvändning avseende ett utländskt patent i målet. I GAT v. LuK försökte en påstådd intrångsgörare kringgå forumreglerna i Bryssel Ia-förordningen genom att förklä sin begäran om en giltighetsprövning av rättighetsinnehavarens patent som en negativ fastställelsetalan om icke-intrång där en ogiltighetsinvändning utgjorde det främsta argumentet. EU-domstolen accepterade inte kärandens försök ”om vi inte kallar det ogiltighetsmål är det inte det” för att kunna kringgå de exklusiva forumreglerna vid prövning av ett patents giltighet.

PMÖD har nu klargjort att situationen i målet mellan BSH och Electrolux inte är densamma som i GAT v. LuK, utan tvärtom, att det behövs ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende huruvida den exklusiva behörigheten i art. 24.4 aktualiseras även för en talan som käranden väckt som en ren intrångstalan så snart intrångssvaranden påstår att patentet som talan grundas på är ogiltigt. Kan, eller kan inte, svaranden forumshoppa? Kan, eller kan inte, svaranden rycka mattan under kärandens fötter?

Vill du veta mer? Kontakta någon i teamet!